企業(yè)研發(fā)項目的「專(zhuān)利侵權風(fēng)險」管控

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作者：畢曉萌  騰龍一期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

原標題：原創(chuàng )：企業(yè)研發(fā)項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控

伴隨著(zhù)科技浪潮的新一輪崛起，科技企業(yè)的商業(yè)競爭不斷愈演愈烈，知識產(chǎn)權侵權訴訟、以及其衍生形式知識產(chǎn)權許可談判，作為商業(yè)競爭中的重要手段，近年來(lái)已經(jīng)被大量使用和運作。最高人民法院2017年7月5日對外發(fā)布了知識產(chǎn)權侵權司法大數據專(zhuān)題報告，報告顯示，2016年較之2015年同比上升41.34%，全國知識產(chǎn)權侵權案件量呈上升趨勢。而專(zhuān)利侵權訴訟作為其中最重要的組成部分，非常值得廣大科技企業(yè)密切關(guān)注，并投入足夠的精力和資源做好企業(yè)內部的專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控。

企業(yè)的研發(fā)項目，按其性質(zhì)可分為基礎性研發(fā)項目、改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目、客戶(hù)定制項目以及對外合作項目。下面就對這四種不同屬性的研發(fā)項目，談一談其相應的專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控措施。

1、基礎性研發(fā)項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控：基礎性研發(fā)項目是指對于該企業(yè)而言，該項目所涉及的技術(shù)是首次研發(fā)，其產(chǎn)品也將是首次生產(chǎn)。在產(chǎn)業(yè)內，或許這些技術(shù)已經(jīng)有人在研發(fā)、并且已經(jīng)有一些技術(shù)成果了；也或許研究這些技術(shù)的人并不多、在產(chǎn)業(yè)內也確實(shí)是一個(gè)新技術(shù)。而無(wú)論怎樣，對于我們所關(guān)注的這家企業(yè)而言，這個(gè)項目所涉及的技術(shù)就是首次研究和開(kāi)發(fā)的，這樣的項目我們稱(chēng)之為企業(yè)的基礎性研發(fā)項目?；A性研發(fā)項目存在于初創(chuàng )的技術(shù)型企業(yè)中，也存在于成熟型技術(shù)企業(yè)的預研部門(mén)中，或者就是研發(fā)部的一個(gè)預研項目。

對于基礎性研發(fā)項目，其專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控可分為以下幾個(gè)步驟：第一，需明確未來(lái)研發(fā)轉生產(chǎn)后，產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售國家或地區，這決定著(zhù)企業(yè)做專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控的地域范疇。第二，需明確市面上生產(chǎn)同類(lèi)產(chǎn)品的廠(chǎng)商，他們是企業(yè)的競爭對手，也將是企業(yè)做專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控的重點(diǎn)監控對象。第三，通常一個(gè)研發(fā)項目由包括非常多的技術(shù)類(lèi)別甚至技術(shù)領(lǐng)域，做專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控時(shí)，則需要將一個(gè)大的研發(fā)項目細分為若干個(gè)技術(shù)模塊，也稱(chēng)為最小技術(shù)單元，然后對每個(gè)技術(shù)模塊中的專(zhuān)利技術(shù)做出分析，再將分析的結果進(jìn)行匯總。

如果某一個(gè)技術(shù)模塊所采用的技術(shù)是成熟而常規通用的技術(shù)，其專(zhuān)利技術(shù)早已過(guò)了保護期，那么該技術(shù)模塊是不需要做專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控的。而如果某一個(gè)技術(shù)模塊所采用的技術(shù)經(jīng)查詢(xún)已經(jīng)有他人的在先專(zhuān)利布局，則需要后續對這些在先專(zhuān)利做出分析，弄清楚在先專(zhuān)利是否對企業(yè)構成侵權風(fēng)險，風(fēng)險的級別是怎樣的，企業(yè)該如何對待這些風(fēng)險，需要提前做出怎樣的防備，以便將今后可能引發(fā)的侵權和訴訟風(fēng)險降到最低、或者將可能給企業(yè)帶來(lái)的損失降到最小。

2、改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控：從知識產(chǎn)權管理的視角，改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目指該企業(yè)的研發(fā)項目所涉及的技術(shù)方案，是在原基礎性研發(fā)項目的基礎上改進(jìn)、優(yōu)化或升級而來(lái)的，并且原基礎性研發(fā)項目前期已經(jīng)做過(guò)專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控。而如果原基礎性研發(fā)項目前期并未做過(guò)專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控，那么后面的改進(jìn)、優(yōu)化或升級性項目即使在技術(shù)上與之具有承接關(guān)系，在專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控的進(jìn)程中，仍作為一個(gè)基礎性研發(fā)項目來(lái)對待，管控的方式和步驟也與基礎性研發(fā)項目相同。而對于知識產(chǎn)權管理視角下的改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目，對其做專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控，首先應明確其與原基礎性研發(fā)項目在產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售國家、以及技術(shù)革新上的區別。

比如，原基礎性研發(fā)項目的產(chǎn)品只在中國生產(chǎn)和銷(xiāo)售，而改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目的產(chǎn)品還有在美國銷(xiāo)售的需求，那么改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目需要對其涉及的所有技術(shù)進(jìn)行美國專(zhuān)利侵權風(fēng)險評估。除此之外，對于在原基礎性研發(fā)項目進(jìn)行改進(jìn)和升級、優(yōu)化的技術(shù)，還需要進(jìn)行中國專(zhuān)利侵權風(fēng)險評估。如此，才能360度無(wú)死角的監控到研發(fā)項目的每一處可能帶來(lái)專(zhuān)利侵權風(fēng)險的要素，從而企業(yè)才能率先感知到未來(lái)可能遇到的專(zhuān)利風(fēng)險，提前做好防備。

3、客戶(hù)定制項目以及對外合作項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控：以上兩種研發(fā)項目，對企業(yè)而言只是不同項目來(lái)源或合作形式，本質(zhì)上仍然可以劃歸到基礎性研發(fā)項目或改進(jìn)型或優(yōu)化升級項目中，其項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險評估在方式和手段上也并無(wú)差別。需要注意的是，因以上兩類(lèi)項目都涉及到技術(shù)上的合作，在劃分好各方承擔的技術(shù)方案的同時(shí)，也應在合同中明確好各方所承擔的專(zhuān)利侵權責任，以便未來(lái)若因專(zhuān)利侵權產(chǎn)生糾紛時(shí)，可以清晰快速地確定責任人，避免不必要的資源浪費。

4、專(zhuān)利侵權風(fēng)險監控周期的確定：由于專(zhuān)利從申請到公開(kāi)存在6-18個(gè)月的“盲期”，使得對研發(fā)項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險監控并非一次可以完成。而企業(yè)的研發(fā)項目自身也帶有一定的周期（少則幾個(gè)月，多則一兩年甚至更久），隨著(zhù)項目的推進(jìn)他人的專(zhuān)利申請也在不斷的累積。因此，對研發(fā)項目的專(zhuān)利侵權風(fēng)險監控也應該是具有持續性、計劃性和周期性的，而非只在項目的特定時(shí)間節點(diǎn)上做一次監控。筆者建議：一個(gè)研發(fā)項目的立項時(shí)和結項前的專(zhuān)利侵權風(fēng)險監控是必須要做的，立項時(shí)的風(fēng)險監控是為了判斷項目技術(shù)方案是否可以在專(zhuān)利侵權風(fēng)險較低的情況下確定下來(lái)、項目可以運行下去；結項前的風(fēng)險監控是為了判斷在項目進(jìn)行中是否出現了新的專(zhuān)利侵權風(fēng)險、是否可以順利轉生產(chǎn)。

而如果項目周期比較久，如一年，中間可以多設幾個(gè)監控的節點(diǎn)，如每?jì)蓚€(gè)月監控一次，以便能夠及時(shí)發(fā)現潛在專(zhuān)利侵權風(fēng)險，從而企業(yè)能及時(shí)調整技術(shù)方案或提前做好其他的應對準備。在項目結項后，由于剛剛提到的專(zhuān)利申請到公開(kāi)的“盲期”仍然存在，所以即使在項目完結甚至產(chǎn)品已經(jīng)上市，專(zhuān)利侵權風(fēng)險監控還在繼續運行，此時(shí)企業(yè)IPR可以將對該項目的專(zhuān)利風(fēng)險監控歸入到企業(yè)的常規專(zhuān)利風(fēng)險監控的工作中，使得在結項后不必浪費過(guò)多人力成本，但依然實(shí)現對專(zhuān)利侵權風(fēng)險的監控。

對于在監控中識別出來(lái)的有侵權風(fēng)險的專(zhuān)利，企業(yè)應如何對待？首先，企業(yè)IPR或專(zhuān)利律師應對研發(fā)技術(shù)方案作出是否落入專(zhuān)利保護范圍的判斷，這里面的專(zhuān)業(yè)性較強，此處不做擴展。對于落入專(zhuān)利保護范圍的技術(shù)方案，一種方法是對技術(shù)方案本身進(jìn)行修改，做出技術(shù)性風(fēng)險規避，使之繞開(kāi)專(zhuān)利保護范圍；另一種方法是對專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)效分析，若專(zhuān)利本身是無(wú)效的，那么任何人都自然可以去使用“專(zhuān)利”技術(shù)了。對于以上任何一種降低侵權風(fēng)險的方式，尤其是相關(guān)性較強的重點(diǎn)專(zhuān)利，都建議企業(yè)最后請專(zhuān)利律師出一份不侵權確認報告。這份報告的意義在于，即使未來(lái)的確因該專(zhuān)利產(chǎn)生侵權糾紛，至少可以證明該企業(yè)是非惡意侵權，對降低賠償額是有所幫助的。

此外，對于有侵權風(fēng)險的專(zhuān)利，企業(yè)IPR后面還需定期監控它們的法律狀態(tài)，如專(zhuān)利權是否終止了、是否涉訴、是否處于無(wú)效審理階段、是否涉及轉讓或許可等。同時(shí)，對于專(zhuān)利權人的動(dòng)態(tài)，尤其是NPE（Non-Practicing Entities，非執業(yè)實(shí)體）、競爭對手以及具有攻擊性的上下游廠(chǎng)商，也需關(guān)注，尤其是他們的涉訴信息，以及知識產(chǎn)權交易信息。以上信息對進(jìn)一步分析和判斷專(zhuān)利和專(zhuān)利權人給企業(yè)帶來(lái)的影響十分關(guān)鍵。另外，對于競爭對手廠(chǎng)商，企業(yè)IPR還應關(guān)注他們的發(fā)展動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品動(dòng)向，從自身的專(zhuān)利儲備中，篩選出可以與之進(jìn)行交叉許可的專(zhuān)利或專(zhuān)利申請，做好維護工作，如果自身專(zhuān)利儲備有限，還需針對此需求提前做好專(zhuān)利布局。

此外談一下不同企業(yè)遇到不同的專(zhuān)利權人的處理方式。關(guān)于專(zhuān)利權人，雖然理論上所有的專(zhuān)利人都有可能向企業(yè)發(fā)起進(jìn)攻，但實(shí)際中不同的專(zhuān)利權人給企業(yè)帶來(lái)的威脅是極不相同的，了解到這一點(diǎn)，企業(yè)可以資源有限的情況下進(jìn)行更加合理和有效的資源配置。如果把專(zhuān)利權人分為以下幾個(gè)類(lèi)別：NPE、競爭對手、上下游、客戶(hù)、高校和科研機構，那么筆者認為通常來(lái)講給企業(yè)帶來(lái)的威脅性從大到小排列，NPE和競爭對手是第一陣列，上下游為第二陣列，客戶(hù)、高校和科研機構為第三陣列。企業(yè)在評估專(zhuān)利侵權風(fēng)險時(shí)，專(zhuān)利權人的屬性和風(fēng)格也是需要考慮的因素。當然以上排列并不是絕對的，比如在某些特定領(lǐng)域，就不是按照這樣的排列進(jìn)行的，而是上游制定標準的企業(yè)發(fā)起的訴訟最多，因專(zhuān)利而獲得的收益也最大；而同類(lèi)競爭對手都在尋求平穩發(fā)展中實(shí)際訴訟數量并不多。

專(zhuān)利是為企業(yè)均衡發(fā)展和市場(chǎng)競爭服務(wù)的，因此把握好與本領(lǐng)域相關(guān)的市場(chǎng)競爭和發(fā)展動(dòng)向才是關(guān)鍵所在。如果是競爭對手發(fā)起的進(jìn)攻，專(zhuān)利積累量多、專(zhuān)利質(zhì)量高的企業(yè)在抗風(fēng)險能力上自然優(yōu)于專(zhuān)利積累量少、專(zhuān)利質(zhì)量低的企業(yè)。前者可以通過(guò)對競爭對手提起訴訟、或交叉許可談判、或兩者兼得的方式而在一定程度上將侵權風(fēng)險化解；而后者因缺少進(jìn)攻武器或談判籌碼而只能坐以待斃。對于很多初創(chuàng )型技術(shù)公司而言，專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控將是知識產(chǎn)權業(yè)務(wù)中最重要的一部分，因為已經(jīng)占有一定市場(chǎng)份額的先行者會(huì )天然性地對后來(lái)者進(jìn)行排擠，而初創(chuàng )公司往往是沒(méi)有什么專(zhuān)利儲備能與先行者相對抗的。

以上是側重于從企業(yè)的研發(fā)項目的知識產(chǎn)權管理角度出發(fā)，闡述了專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控方式。在實(shí)際操作中，以下幾個(gè)方面也非常的重要：第一，需要企業(yè)自上而下的管理制度支持，尤其是能夠將知識產(chǎn)權管理與研發(fā)項目管理有效融合；第二，研發(fā)項目專(zhuān)利侵權風(fēng)險管控的進(jìn)程，其實(shí)是企業(yè)IPR與研發(fā)項目管理者或研發(fā)技術(shù)骨干相互配合的過(guò)程，因此企業(yè)尤其是研發(fā)部門(mén)需要具有一定的知識產(chǎn)權保護和風(fēng)險防御意識；第三，企業(yè)IPR或專(zhuān)利律師需要具有較強的專(zhuān)業(yè)能力和豐富的訴訟經(jīng)驗，才能獲得準確度較高的專(zhuān)利風(fēng)險預測、評估和處理結果。

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作者：畢曉萌  騰龍一期

供稿：中國企業(yè)知識產(chǎn)權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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